Tribunale UE: le somiglianze con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN ne impediscono la protezione simultanea nell'Unione (sentenza 10 novembre 2021, causa T-353/20)

Tribunale UE: le somiglianze con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN ne impediscono la protezione simultanea nell'Unione (sentenza 10 novembre 2021, causa T-353/20)

Il Tribunale dell’Unione Europea, nel confermare la decisione adottata dall’EUIPO, ritiene che il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non possa essere oggetto di registrazione a livello internazionale in quanto marchio che designa l'Unione per articoli di cancelleria e per ufficio.

Secondo la sentenza pronunciata dal Tribunale UE il 10 novembre 2021 (causa T-353/20), l'elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione

Tale sentenza costituisce il primo arresto giudiziario di una vicenda iniziata nel 2017, quando la società presentò una richiesta di registrazione internazionale del marchio da utilizzare per il catalogo di prodotti della squadra.      

Mesi dopo la InterEs Handels, società tedesca attiva nella vendita di prodotti da cancelleria e cartoleria, presentava opposizione sostenendo di aver registrato anteriormente (nel 1988) lo stesso marchio “Milan”.

Essendo molto nota sul territorio tedesco, la vendita del merchandising della squadra avrebbe creato confusione nei consumatori.

La decisione dell’EUIPO ha confermato che il rischio di confusione era effettivamente esistente, seppur limitato ai prodotti simili venduti dalle due società, e ha perciò negato la richiesta di registrazione del marchio Europeo (di fatto negando la protezione simultanea).

In tal contesto, l'AC Milan ha proposto un ricorso contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea.

Detto Tribunale, dopo aver respinto in integralmente il ricorso, ha constatato che, sebbene una parte del pubblico di riferimento possa percepire l'elemento denominativo "AC Milan", nel marchio richiesto, come un riferimento alla squadra di calcio, i segni in conflitto, che presentano un’elevata somiglianza sul piano fonetico, fanno entrambi riferimento alla città di Milano.

Per quanto riguarda l'argomento dell'AC Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica, il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione.

Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che le somiglianze dei due segni in questione risultano, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione. (riproduzione riservata)

Camilla Silvestri

17 gennaio 2022